作者/科法所 2015級 碩班 鍾京洲
本次研討會由飛翰外國法事務律師事務所（Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP）與交大科法學院攜手共同舉辦，主題為”Best Practices for Prosecuting IPRs in the U.S. Patent and Trademark Office”。飛翰外國法事務律師事務所的四位資深律師Gary Ma，Joshua L. Goldberg，Stephen E. Kabakoff 與 E. Robert Yoches蒞臨本院，分享美國專利商標局下多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）的相關實務議題。美國專利商標局於2014年起，開始施行美國發明法案（America Invents Act, AIA）新制定的「核准後複審程序」，包含多方複審（Inter Partes Review, IPR）、商業方法專利複審（Covered Business Method Patent Review, CBM），及核准後複審（Post Grant Review, PGR）。有鑑於台灣企業界與專利實務界對於這些用以挑戰專利有效性的新制度相對陌生，研討會中四位講者從新制的介紹與比較、到多方複審程序於專利實務上的運作，乃至於多方複審程序與專利訴訟的互動，作出了相當詳盡且實用的分析與講解。 本次研討會由飛翰外國法事務律師事務所（Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP）與交大科法學院攜手共同舉辦，主題為”Best Practices for Prosecuting IPRs in the U.S. Patent and Trademark Office”。飛翰外國法事務律師事務所的四位資深律師Gary Ma，Joshua L. Goldberg，Stephen E. Kabakoff 與 E. Robert Yoches蒞臨本院，分享美國專利商標局下多方複審程序（Inter Partes Review，IPR）的相關實務議題。美國專利商標局於2014年起，開始施行美國發明法案（America Invents Act, AIA）新制定的「核准後複審程序」，包含多方複審（Inter Partes Review, IPR）、商業方法專利複審（Covered Business Method Patent Review, CBM），及核准後複審（Post Grant Review, PGR）。有鑑於台灣企業界與專利實務界對於這些用以挑戰專利有效性的新制度相對陌生，研討會中四位講者從新制的介紹與比較、到多方複審程序於專利實務上的運作，乃至於多方複審程序與專利訴訟的互動，作出了相當詳盡且實用的分析與講解。
首先，Gary C. Ma律師簡單地介紹美國複審程序的特性、比較各種複審程序的優劣之處。Gary Ma律師說明複審程序為何在美國專利爭端上逐漸具有影響性，同時透過數據說明複審程序專利權易遭撤銷，以及上訴審維持率高的特性，為後續議題做簡單的開場。
Joshua L. Goldberg律師緊接著分享關於提交與對抗請願書（Petition）的策略，分別站在請願人與專利權人的角度，解說複審程序中雙方律師團隊應特別注意的重要事項，同時蒐羅近年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對於IPR程序事項的最新見解。律師一再強調，無論是請願人或是專利權人，倘有有利於己或不利他方之主張或新事證，都應該要盡可能在程序的前階段積極提出，並在程序中充分地討論，使對造有知悉與回應的機會，否則專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）極可能會無視該主張或事證。此外，程序中的雙方不能消極地仰賴PTAB，倘若當事人並未在IPR程序中積極提出主張，PTAB也不能採納該主張。隨後，律師又按部就班地剖析請願、專家證人、專利權人初步回應、程序開啟後專利權人的回應與修正請求的技巧與策略，內容十分豐富與實用。
Stephen E. Kabakoff律師則針對前案做細緻的分析，以及在複審程序中針對前案的攻防時，雙方當事人所應注意之處。由於複審程序與訴訟程序之性質有所差異，因此對於前案的觀察也有不同的切入點。首先，Stephen律師從請求方之角度切入，認為請求方在提起複審程序時，應評估前案撤銷專利之可能性，僅主張具有明顯效果的前案即可；而在複審程序中，則應針對請求人不同的策略，而形成不同前案的選擇方式。接著，Stephen律師針對在實務操作上，如何滿足前案訴訟上舉證之問題為深入的探討，Stephen律師從請求方的角度分析請求權人如何對前案有完善的舉證，以及複審程序中應注意的事項；再從專利所有權人的立場，說明如何於複審程序中攻擊對造的前案主張及專家證人。 E. Robert Yoches律師的報告有三大部分，分別為決定是否申請複審程序、決定何時申請，及複審程序和訴訟團隊的一致性。律師首先對於IPRs的優點進行分析：PTAB程序開啟與專利無效的比率，PTAB都比地方法院高；成本、複雜度與審理時間都比地方法院來得低。然而，IPRs同時也有一定的風險需要納入考量：IPRs終局決定的禁反言效果、利害關係人與申請時效的問題，以及IPRs僅具有限度的證據開示。次之，律師進而分析申請時間點早晚的好處與壞處。最後，討論到複審程序如何與訴訟團隊一致，避免矛盾情形的產生，律師也分析了兩道程序中使用相同專家證人的優劣。
本研討會對於美國複審程序有著深入淺出的介紹，並有實際從業人員介紹相關制度之運作方式，使與會人員能充分了解複審程序的特別之處，並提供我國廠商與律師相關建議，使我國廠商與律師面對未來的相關複審程序將更有方向可循，實為難得的經驗，非常感謝飛翰外國法事務律師事務所精采的專利實務分享。
